Boletín de Propiedad Intelectual en México y el Mundo
11 de Diciembre, 2003
Boletín 99
CRITERIOS DE EXAMEN Y CÓDIGOS BINARIOS

Por el Lic. Gerardo Sánchez Vallejo.
gerardosv@marcas.com.mx

Del 16 al 20 de Noviembre del presente año México fue sede del XV Congreso de la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial (ASIPI) http://www.asipi.org.mx/

La participación de colegas de diversos países de América Latina, Norteamérica, e inclusive Europeos, dio el marco perfecto para que se plantearan ideas y nuevas formas de solución a los diversos problemas prácticos y teóricos que enfrentamos los profesionistas que nos dedicamos a la interesante materia de la propiedad intelectual.

Dentro de los talleres simultáneos que se ofrecieron en el Congreso se presentó el relacionado con el tema de la Confusión por Asociación.

Cabe destacar la participación en dicho taller del Lic. Sergio Olivares Lobato. http://www.olivares.com.mx , sol@olivares.com.mx

La interesante conferencia del Lic. Olivares tomó un curso muy importante al hacerse mención a los criterios de examen que aplica el personal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para el registro de marcas.

Anteriormente, dichos criterios de examen estaban publicados en la página web del IMPI http://www.impi.gob.mx lo cual era de mucha ayuda tanto a los usuarios externos del sistema de registro de marcas como para el mismo personal del IMPI encargado de realizar los estudios de forma y fondo de las solicitudes de registro de marca.

Lamentablemente en la actualidad no se cuenta con un criterio homogéneo por parte del personal del IMPI, para determinar la viabilidad del registro de una marca, abundando la emisión de oficios con citas de anterioridad y/o impedimentos legales que en la mayoría de los casos resultan notoriamente improcedentes.

Estoy cierto que muchos de los lectores del presente artículo habrán sido víctimas de esta disparidad de criterios al intentar registrar las marcas de sus clientes.

A continuación cito dos casos que he padecido personalmente:

1.- Se solicitó la marca mixta PICHON WORLD en la clase 42 Internacional (de la 7ª Edición de la Clasificación de Niza) para identificar servicios de comercialización de todo tipo de artículos deportivos, comercialización de vestido, calzado y sombrerería, servicios de agencias de viaje o de intermediarios que aseguren las reservas de hoteles para viajeros.

A esta solicitud de registro marcario se le citó como anterioridad la marca “PICHO” registrada en la clase 42 Internacional (de la 7ª Edición de la Clasificación de Niza), identificando servicios de comercialización de todo tipo de artículos para el deporte.

Si bien es cierto que ambas marcas se solicitaron para la comercialización de artículos deportivos, es evidente que las denominaciones PICHON WORLD y PICHO no son semejantes en grado de confusión ya que su pronunciación y su significado son total y absolutamente diferentes.

Es menester señalar que finalmente se obtuvo la marca PICHON WORLD al dar contestación a la cita de anterioridad, empero, el registro de la marca en comento tardó más de un año en ser obtenido, situación que se hubiera evitado si el personal del IMPI tuviera claro el criterio homogéneo que se debe de aplicar para determinar cuándo una marca es semejante en grado de confusión con otra.

Finalmente expondré otro caso, que raya en lo inverosímil:

La marca mixta solicitada a registro fue S SISTEMAS SOFTWARE GLOBAL en la clase 42 Internacional (de la 7ª Edición de la Clasificación de Niza), para identificar servicios de elaboración, actualización, renta y comercialización de software para ordenadores.

Es importante señalar que el diseño del logotipo de la marca en comento contenía como fondo una serie de ceros y unos a efecto de manifestar gráficamente códigos binarios.

El oficio del IMPI me indicó lo siguiente:

“.. Reponer su solicitud, indicando en el apartado correspondiente, todas y cada una de las leyendas cuyo uso no se reserva en este caso los números, o bien, suprimir estos de las etiquetas que en su caso adhiera (ART. 113 fracc. V de la Ley de Propiedad Industrial, remitida al art. 56 fracc. II de su Reglamento)..”

Al tratarse de una resolución totalmente improcedente, procedí a oponerme en tiempo y forma a tal dictamen sin pagar los derechos correspondientes, toda vez que resulta absurdo que por un simple error de interpretación del personal del IMPI los usuarios del sistema de registro de marcas deban pagar derechos por aclarar los errores en que incurre dicho personal.

La base de mi argumento de oposición fue el siguiente:

“Respecto a lo solicitado por este Instituto, manifiesto que es ABSOLUTAMENTE IMPROCEDENTE lo solicitado por las siguiente razones:

1.- El artículo 113 de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), el cual se cita como fundamento a la solicitud de ese Instituto, establece:

“ARTÍCULO 113.- Para obtener el registro de una marca deberá presentarse solicitud por escrito ante el Instituto con los siguientes datos:

I.- Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;
II.- El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, innominado, tridimensional o mixto;
III.- La fecha de primer uso de la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente, o la mención de que no se ha usado. A falta de indicación se presumirá que no se ha usado la marca;
IV.- Los demás que prevenga el reglamento de esta Ley”.

2.- El artículo 56 Fracción II del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial (RLPI), que también se cita por ese Instituto como fundamento, establece:

“ARTÍCULO 56.- En la solicitud de registro de marca, además de los datos señalados en el artículo 113 de la Ley, deberá indicarse:

…II.- Las leyendas y figuras que aparezcan en el ejemplar de la marca y cuyo uso no se reserva.

3.- Ese instituto ha definido como leyendas y figuras no reservables las palabras y/o figuras que conforme a la Ley de la Propiedad Industrial no son reservables, por ejemplo: Hecho en México, Talla, Ingredientes, Contenido, Peso, Registro de Salud, etc.
(Ver las consideraciones generales para el llenado de solicitudes de registro de marca, que el Instituto maneja IMPI-00-006).

4.- En el caso que nos ocupa los dígitos que contiene el logotipo ( 0110110101101010 ) no son ni pueden ser considerados como una leyenda o como figura, de hecho se trata de una representación gráfica del sistema binario mediante el cual funcionan los programas y sistemas de cómputo y por ende no forma parte de la denominación de la marca sino de su diseño gráfico.

5.- Asimismo, el Artículo 90 Fracción V de la Ley de la Propiedad Industrial establece:

“ARTÍCULO 90.- No serán registrables como marca:

…V.- Las letras, los dígitos, o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo”…

Por lo que se ha trascrito en los puntos anteriores, queda establecido de manera clara y precisa que, para efectos del registro de una marca, los números no son leyendas ni figuras sino dígitos y que éstos no se presentaron a registro de manera aislada sino como parte del conjunto del diseño gráfico de la marca que se pretende registrar, por lo que resulta improcedente e incorrecto reponer la solicitud de registro de la marca citado al rubro indicando como leyendas y figuras no reservables la consecución de números ya referida”...

Finalmente el Instituto emitió un oficio en el que reitera su posición y me indica que al no haber pagado los derechos correspondientes la solicitud ha sido considerada como abandonada.

Al hablar con mi cliente de esta situación, le comenté que teníamos elementos suficientes para impugnar dicha resolución ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa pero que llevaría más tiempo y dinero obtener su marca.

Lamentablemente, mi cliente optó por aceptar la posición del IMPI debido a la urgencia de obtener su marca y por los costos que implicaba obtenerla tal y como se había presentado a registro.

Actualmente el expediente de la marca en cuestión se encuentra pendiente de resolución, toda vez que ingresé una petición de reconsideración de abandono de la misma por los motivos arriba expuestos.

Solamente resta solicitar a las autoridades del IMPI, tal y como se pronunció el que suscribe en el XV Congreso de la ASIPI la publicación de los criterios de examen del Instituto a fin de evitar este tipo de irregularidades.

Les envío un cordial saludo.


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POR DESGRACIA, TENEMOS QUE ACOSTUMBRARNOS A TRATAR CON GENTE ESTUPIDA.
llevo un asunto de solicitud de licencia y lleva mas de tres meses, hay personal sin capacidad en el IMPI
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